Защита от иска правообладателя товарного знака

1.

Защита от иска правообладателя товарного
знака
Руководитель направления «Судебное
представительство» ЦИС Сколково
Патентный поверенный №1810 Медик Наталия
6 октября 2021 года

2.

Товарный знак
2

3.

Товарный знак
Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей +услуги
>
Основное регулирование: ст. 1477-1515 Гражданского Кодекса РФ,
судебная практика (Постановление Пленума ВС РФ N10 от 23.04. 2019
г.),
НПА
Роспатента,
международное
регулирование
(Мадридском соглашении о международной регистрации знаков 1891
г., а также Протокол к Мадридскому соглашению (1989 г.).
>
Правообладатели (множественность лиц): дело CondeNast №А40210165/2016 (п. 2 ст. 1229 ГК РФ)
Физические лица - проект федерального закона «О внесении изменений в
часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» о
предоставлении самозанятым возможности регистрировать товарные
знаки
3

4.

Защита прав на товарный знак
Товары
Ст. 1515 ГК РФ ответственность:
>
Убытки или
>
Компенсация
>
Нерасчетная (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом
по усмотрению суда исходя из характера нарушения)
>
В двойном размере стоимости прав/товаров (см. оценка прав)
Проблемы применения на практике - Постановление Конституционного Суда РФ от 13
февраля 2018 г. N 8-П, Постановлением Конституционного Суда РФ от 24 июля 2020 г. N 40П
4

5.

Защита прав на товарный знак
Товары
> Контрафакт
> Looks-a-like (дело Алёнка – Алинка A40-78755/10)
> Не только товар, но и комплектующие – дело паштета Наше vs
Hame (А41-8764/2010)
Виды нарушений
> Продажа
> Предложение к продаже (ответственность на каждом
продавце\изготовителе из цепочки)
Алгоритм
> Сбор доказательств (закупка, фиксация, претензионный
порядок)
> Обращение в суд
> Доказывание (заключение специалистов)
5

6.

Стратегия защиты
В большинстве случаев при получении иска от правообладателя потенциальный
нарушитель ищет возможность нивелировать нарушение посредством оспаривания
регистрации объекта (товарного знака)
Нет объекта = нет нарушения
Обжалование решения Роспатента о предоставлении
правовой охраны возможно в Палату по патентным спорам
(административный процесс) + ППС находится при Роспатенте
Ст. 1512 ГК РФ
ВАЖНО: обоснованная регистрация (предварительный поиск,
письма-согласия и пр.)
6

7.

Стратегия защиты
7
На примере дела товарного знака ФОРТАН №574002
№А41-60362/2017 и №СИП-498/2018
2015
2017
август
2017
ноябрь
2017
август
Возражение
в ППС
Регистрация
ТЗ
Подача иска АСМО
8 000 000 руб.
2018
январь
2018 март
2018 май
Решение суда АСМО
Снизили до 200 000
руб.компенсации
Отказ в
возражении
Совет по качеству
Роспатента и
пересмотр
Палата
удовлетворила
возражение

8.

Стратегия защиты
2018
май
2018
август
Решение 10-ой
апелляции, отказ
полностью
2018
декабрь
2019
февраль
2019
апрель
+ обращение в ФАС,
отказ
Иск в СИП
удовлетворе
н
Подача иска в СИП
На решение ППС
8
Кассационная
жалоба в
Президиум
СИПа
Президиум СИП
поддержал решение (ст.
10 ГК РФ)

9.

ВЫВОДЫ
1. Помните о возможности оспаривания товарного знака (вне
зависимости на какой вы стороне)
2. Решение Палаты по патентным спорам можно оспорить в Суде по
интеллектуальным правам – ст. 198 АПК РФ (срок 3 месяца с
момента принятия)
3. Доказательства лучше предоставить в Палате (оценка риска об их
принятии в суде)
4. В дополнение к Палате есть ФАС (см. ФЗ о «Защите конкуренции»
+абз.6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ)
Не бойтесь идти дальше, НО
- Сформируйте доказательства
- Оцените перспективы
- Согласуйте это с доверителем
- Помните про ст. 10 ГК РФ (риск отказа в судебной защите)
9

10.

Спасибо за ваше внимание!
Контакты
Тел.: +7 (495) 956 00 33, доб. 3361
Моб.: +7 (916) 691 07 48
[email protected]